내가 쓰던 상표명, 다른 사람이 먼저 '상표권 등록' 했다면?

특허청

내가 사용하던 상표를 다른 사람이 먼저 상표권 등록했다면 어떻게 해야 할까.

특허청은 "누군가가 먼저 상표 등록을 받았다고 해서 기존에 계속 쓰던 상표나 상호 사용이 모두 금지되는 것은 아니다"라고 밝혔다. 상표법은 특정 요건을 갖추어 상표를 사용하는 선의의 선사용자를 보호하고 있기 때문에 이에 해당하는지 살펴볼 필요가 있다.

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그 등록상표가 출원되기 전부터 부정경쟁의 목적 없이 사용한 결과 해당 분야(수요자·거래사회)에서 잘 알려져 있거나, '상호'로 사용하는 경우에는 선의의 선사용권자로서 계속 사용할 수 있다. '상호'는 '상인이 영업활동 시 자기를 표시하는데 쓰는 명칭'을 말한다. 상호를 소정의 요건에 맞추어 사용하는 경우에는 다른 사람의 등록상표와 유사하더라도 상표권 침해에 해당하지 않을 수 있다.

즉 '인격의 동일성을 표시하는 상호'를 상거래 관행에 따라 부정경쟁의 목적 없이 등록상표가 출원되기 전부터 사용해 왔다면 타인의 등록상표를 침해하는 행위에 해당하지 않는다.

이와 관련된 판례로는 1995년 9월 29일 선고한 대법원 94다31365 판결을 들 수 있다.

대법원은 이 판례에서 "원고 회사가 '동성이라는 상호를 아파트 벽면에 서비스표적으로 사용한 것은 피고 회사의 서비스표 등록 훨씬 이전부터 이루어진 것"이라며 "이 사건 양 서비스표의 유사성이나 영업목적의 유사성, 영업활동의 지역적 인접성 등에도 불구하고 원고 회사에게 등록된 피고 회사의 서비스표의 신용을 이용하여 부당한 이득을 얻으려는 의사가 있었다고 보기는 어렵다고 할 것"이라고 밝혔다.

그렇다면 이는 피고 회사의 등록된 서비스표권의 권리범위에 속하지 아니하므로 등록된 서비스표권의 침해에 해당하지 않는다는 판결이다.

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다만, 이러한 선사용권은 분쟁 초기에 효과적 대응이 어려운 한계가 있다. 선사용권은 상표권 침해여부를 최종 판단하는 소송 단계에서 논의되는 경우가 많은 반면, 상표권자는 다른 사람의 상표 사용에 즉시 제재를 가할 수 있는 수단(수사기관에의 고소장 제출, 사용금지청구권)이 있기 때문이다.

또한 선사용권이 인정되어도 다른 사람이 사용하는 것까지 금지할 수는 없다. 즉, 먼저 출원하여 상표권을 취득해야 비로소 다른 사람의 사용을 금지하거나 손해배상을 청구하는 적극적인 권리행사가 가능하다.

특허청 목성호 상표디자인심사국장은 "내가 쓰던 상표를 다른 사람이 등록받은 경우 소정의 요건을 갖춘 경우에 한해
사용은 가능하지만 적극적인 권리행사는 어렵다"고 지적했다. 따라서 "안정적인 사업 운영을 위해서는 사업 시작 단계부터 상표등록을 통해 불필요한 분쟁에 휘말리지 않는 것이 중요하다"라고 강조했다.

YTN PLUS 정윤주 기자
(younju@ytnplus.co.kr)